申請司法認定馳名商標實務中的問題及對策

 自2001年7月《最高人民法院關于審理涉及計算機網絡域名民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》以及2002年10月《最高人民法院關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》頒布以來，截至2005年4月底，人民法院已經在審判活動中共認定了“Rolex”、“奇正”、“紅河”、“沃爾瑪”、“DUPONT”、“立邦”、“國美電器”等29件馳名商標。隨著越來越多的國內優秀企業不斷做強做大，從地方到全國，甚至走向世界，商標在品牌經營中顯得日益重要。馳名商標由于比普通商標享有更多的法律保護，更加受到關注。上海創馳企業管理咨詢有限公司作為專業的商標咨詢機構，在幫助當事人維護商標合法權益的過程中，也經常遇到申請馳名商標的案例。申請認定馳名商標，關系到企業的商標戰略、經營策略、廣告策略、法律保護記錄、商標馳名證明等多個方面，需要企業在各方面作出持續不斷的努力。本文僅從實務角度出發，對企業申請司法認定馳名商標中存在的問題及對策進行分析。

 一．申請認定馳名商標的途徑

依照我國目前法律及相關司法解釋規定，商標權人可以通過兩種途徑來申請認定馳名商標。一是通過行政認定，即在商標注冊、異議、調處等過程中向國家工商總局商標局、商標評審委員會申請認定馳名商標，這也是我國目前認定馳名商標的主要途徑，絕大多數的馳名商標是通過行政程序認定的。二是通過司法認定，即人民法院在審理商標糾紛案件中，根據當事人的請求和案件的具體情況，對涉及的注冊商標是否馳名進行認定，這也是國際上的通常做法。

我國目前采用國際通用的“被動保護、個案認定”的原則來認定馳名商標。所謂“被動保護”是指在商標申請、商標管理及訴訟過程中，只有在當事人依法提出請求，且根據具體案情，若不認定馳名商標，則商標法關于馳名商標特殊保護的規定就不能實施的情況下，才做出認定。國家工商總局商標局、商標評審委員會及人民法院不依職權主動認定。所謂“個案認定”是指人民法院在審理商標糾紛案件中認定，裁判文書所認定的馳名商標僅對該案具有效力，不必然對其他案件產生影響。如果涉案商標曾經被認定為馳名商標，且對方當事人認可該商標在本案中可以繼續作為馳名商標的，人民法院將不再審查，直接將其作為馳名商標予以保護；對方當事人不認可該商標為馳名商標的，人民法院才再次審查，作出該商標是否為馳名商標的認定，提出不認可馳名商標的一方當事人負有最初的舉證責任。

 

二．司法認定馳名商標的標準

與認定馳名商標有關的法律法規、規章、司法解釋有《中華人民共和國商標法》、《關于審理涉及計算機域名民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》、《最高人民法院關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》、《馳名商標認定和管理暫行規定》，此外，各省市、自治區還就馳名商標、著名商標、知名商標的申請、認定等程序作了眾多的規定，大多屬于地方性法規或者地方性規章。《馳名商標認定和管理暫行規定》是國務院工商行政管理部門認定馳名商標的具體依據，《商標法》第十四條應當是人民法院司法認定馳名商標的法律依據，依據我國《商標法》第十四條，認定馳名商標應當考慮以下因素：（一）相關公眾對該商標的知曉程度；（二）該商標使用的持續時間；（三）該商標的任何宣傳工作的持續時間、程度和地理范圍；（四）該商標作為馳名商標受保護的紀錄；（五）該商標馳名的其他因素。企業申請認定馳名商標，應當就涉案商標馳名承擔舉證責任。

1．關于知曉該商標的相關公眾

相關公眾一般應當包括，但不必局限于：（1）使用該商標的那些商品或者服務的實際和/或潛在的顧客；（2）使用該商標的那些商品或服務的銷售渠道中所涉及的人員；（3）經營、管理、使用該商標的工商業界。

2．關于該商標的使用及注冊情況

依據《商標法》第十四條的規定，并未要求馳名商標為注冊商標。非注冊商標獲得馳名商標認定在實踐中也有先例，1988年，“力士Lux”商標被認定為馳名商標，這可能是我國最早的非注冊商標獲得馳名商標認定的案例。經中國中化集團申請，國家商標局于2002年2月作出決定，認定使用在進出口代理服務中的“中化”商標為馳名商標，同樣的，非注冊商標獲得馳名商標認定的還有近年認定的內蒙古小肥羊餐飲有限公司的“小肥羊LITTLESHEEP及圖”商標。

雖然從理論上來講，由于資訊科技與媒體宣傳的飛速發展，沒有實際在商品或者服務上使用的商標完全有可能通過海量的廣告宣傳，在短期內獲得較高的知名度，為相關公眾所知悉。但是，由于商標的基本功能就是區分商品和服務，對于沒有與之對應商品或服務的商標認定為馳名商標進行保護，并無實質意義，因此《商標法》十四條專門規定了認定馳名商標應當考慮的因素包括該商標使用的持續時間，目前在實踐中也未有未經實際使用或者短期使用的商標被認定為馳名商標的先例。

3．宣傳工作的持續時間、程度和地理范圍

《商標法》并未對申請認定馳名商標的商標宣傳工作的持續時間作出明確的規定，從目前的實踐來看，申請認定馳名的商標宣傳工作的持續時間不宜少于3到5年。

宣傳工作的程度涉及到廣告宣傳費、廣告宣傳的媒體覆蓋度、宣傳頻率等方面，其中廣告宣傳費是法院衡量宣傳程度的重要指標之一。

商標的宣傳工作往往面對消費該商標的產品或者服務的潛在市場，宣傳工作的地理范圍一般與市場開拓同步進行，在司法認定馳名商標實踐中，覆蓋全國各地的眾多銷售網點、代理渠道以及子公司、分公司的數量也是法院考慮的因素。

 

三．目前申請司法認定馳名商標實務中存在的主要問題及對策

1．申請人缺乏完整科學的商標戰略體系

申請認定馳名商標的企業，一般都具有一定的規模，在業界具有一定的影響，同時企業已經具備了較好的知識產權保護意識。但是由于知識產權保護在我國起步較晚，且保護知識產權具有較強的專業性，注冊商標專用權具有無形性、地域性、時間性、獨占性等特點，與傳統的財產權利有諸多區別，如果企業有一套完整科學的商標戰略體系，配合企業經營，創立馳名商標多半只是時間上的問題。

首先，企業應當具備明確的商標發展目標，對于大型企業而言，應當培育核心商標、發展二線商標及申請保護商標，形成商標立體保護網，最大限度的保護自己的品牌。核心商標一般應當與企業中英文名稱一致，便與建立統一的品牌形象，如尼康（Nikon），佳能（Canon），戴爾（Dell）等；二線商標針對不同類別的商品而言，如IBM公司的THINKPAD，寶潔（P&G）公司旗下的海飛絲、潘婷、沙宣等商標，只要使用以及宣傳得當，二線商標一樣也可以培育成為馳名商標；三是保護商標，保護商標一般只使用在某一個具體商品上，商品退市后即不再使用，也可以是申請的外圍商標，只起到保護作用，并無實質上的用途，如娃哈哈公司申請的“哈娃娃”、“娃哈娃”等商標。

其次，企業的商標事務內容繁多，包括商標檢索、商標申請、異議、撤銷、商標維護以及應對侵權訴訟等，還包括國內外市場上的商標看護等，需要專人進行管理。近年來，不少國內企業在知識產權領域奮起直追，取得了不俗的成績，如華為、富士康等。其中一個重要的原因就是這些企業都有一個專業的團隊負責知識產權管理工作，例如富士康科技集團，建立了數百人組成的龐大知識產權部，負責專利、商標、著作權申請及維權，現在每年在全球申請專利、商標數額數量均以數千計。相反國內的一些中小企業不僅沒有管理知識產權的員工或者顧問，有的甚至沒有申請過任何一個商標。國內有條件的大企業，應該建立自己的知識產權部，逐步培養自己的專業人才。還不具備條件的中小企業，應當委托專業的知識產權代理機構或者律師事務所來處理自己的知識產權事務。

2．沒有配套的市場宣傳策略、不注重平時的積累

商標是否馳名關鍵在于對該商標的宣傳力度以及使用該商標的產品或者服務所占領的市場份額，企業應當在應商標戰略的框架內進行日常的廣告宣傳活動，積極培育自己的核心商標，在進行日常廣告宣傳活動中，要注意保留廣告宣傳的各項文件紀錄以備日后使用，同時，還應當努力提高企業管理水平，不斷提升產品或服務品質，爭取獲得各項獎項。

由于企業的公司名稱往往與其核心商標并不一致，而且企業擁有的商標品牌不止一個，因此，企業的市場宣傳策略顯得尤為重要。在代理實踐中，曾經遇到這樣的案例，但由于沒有明確的宣傳重點，導致其申請認定馳名商標的請求并未獲得法院申請。該企業一共申請了300多個商標，但是最后發現，其中花費了巨額廣告費用，能完全覆蓋其核心產品、獲得多次地方“著名商標”稱號的商標，只是一個圖形商標，而不是其意圖獲得馳名商標的核心中英文品牌。而其核心的中英文品牌商標覆蓋的商品種類又非常有限，如果選擇申請該圖形為馳名商標，則不得不舍棄與公司名稱對應的核心中英文品牌，不能遏止一系列不正當競爭行為；如果選擇申請認定該中英文品牌作為馳名商標，則似乎還達不到馳名商標的程度。這種商標規劃混亂的行為使得我們在申請司法認定馳名商標過程中極為被動。

3．沒有及時申報地方著名商標。

盡管《商標法》第十四條并未規定獲得著名商標是申請認定馳名商標的前提條件，但在司法實踐中，是否屬于著名商標也是人民法院認定馳名商標的重要考慮因素。

目前，各省、直轄市都有認定地方著名商標的條例或者辦法，商標權人可以通過行政程序，申請認定著名商標，擴大商標知名度，加強商標保護力度。以上海市為例，依照《上海市著名商標認定與保護暫行辦法》的規定，具備下列條件的注冊商標：（一）距商標注冊和實際使用均滿三年以上；（二）商標使用區域大，在國內市場上具有較高的信譽，并為相關公眾所熟知；（三）商標所指的商品或服務質量優良，并能長時期保持穩定；（四）商標所指的商品或服務的產量、銷售額、利潤、市場占有率等主要經濟指標在同行業中名列前茅；（五）商標宣傳面廣、覆蓋地域廣、成效顯著；（六）商標所有人有較強的商標意識，注重商標的使用、管理和保護工作；（七）出口商品的商標應當在較多國家（地區）注冊，并擁有較廣泛的銷售地區，經商標注冊人申請，上海市著名商標認定委員會可以認定為上海市著名商標。

4．要善于依法選擇合適的管轄法院

依據最高人民法院司法解釋《關于審理商標案件有關管轄和法律適用范圍問題的解釋》第二條規定，商標民事糾紛第一審案件，由中級以上人民法院管轄。各高級人民法院根據本轄區的實際情況，經最高人民法院批準，可以在較大城市確定1-2個基層人民法院受理第一審商標民事糾紛案件。由于馳名商標的認定，涉及的問題比較復雜，對參與審理的合議庭每一個主審法官來說，都是考驗。目前各地中級人民法院的知識產權業務水平還有一定的差距，不同法院在司法認定馳名商標的標準上嚴格程度可能會有所差別，企業可以選擇向已有認定馳名商標經歷的法院提出訴訟請求。對于侵犯商標專用權及反不正當競爭案件，由被告所在地或者侵權行為地法院管轄，故一般可以通過選擇侵權產品銷售地進行起訴來選擇管轄法院，如果企業遭遇多個侵權人侵權，則還可以通過不同被告來選擇管轄法院。

5．選擇合適的侵權案件

依據“被動保護”的原則，并非在所有的侵犯商標權案件或不正當競爭案件審理中都可以提起認定馳名商標申請。可提起認定的案件一般包括：1）他人將與申請人申請認定的商標相同或者近似的標識，在非類似的商品或者服務上注冊或者使用，損害申請人權益的；2）他人將與申請人申請的商標相同或者相似的文字作為企業名稱或者網絡域名的一部分登記或者使用，誤導公眾、損害申請人權益的；3）他人將與申請人申請的商標相同或者相似的文字作為網絡域名的一部分登記或者使用，引起公眾誤人的等。

6．關鍵在于證據

法院認定馳名商標，關鍵在于證據，最高人民法院新聞辦公室２６日公布了１０起馳名商標司法認定案例，在審判活動中認定了“奇正”、“中化”、“國美”、“Rolex”、“DUPONT”、“沃爾瑪”等商標為馳名商標，通過上述案例我們可以發現，上述商標具有注冊早、使用時間長、廣告宣傳費用高、業務區域廣、商標保護記錄好等共同特點，這些特點與目前我國《商標法》第十四條的規定是相吻合的。為滿足司法認定要求，企業提供的證據應當具有明確的針對性，主要包括有：該商標在國內外的注冊情況、該商標最早使用及連續使用的時間、使用該商標的商品或者服務近年來的主要經濟指標、使用該商標的主要商品或者服務在國內外的銷售及經營狀況、該商標受保護的相關紀錄（如地方著名商標證、被法院認定為“知名商品”）以及其他獲得各項獎勵的證明文件等。

申請司法認定馳名商標，企業往往需要提供數千頁各類證據，但是，很多時候企業花大力氣進行廣告宣傳，其精心保留的大量宣傳記錄、廣告合同等卻并不能作為證據被人民法院采納認可，原因在于日常經營活動中沒有按照法律的要求來準備和保留證據，導致提供的書證、物證不能構成一個完整有效的證據鏈來證明涉案商標的宣傳情況。這種情況國內企業有，一些知名的外國公司也有這樣的情況。例如，企業與廣告公司簽訂的廣告合同過于簡單，沒有反映出廣告宣傳的具體內容，不能證明宣傳對象確系涉案商標；另外，企業一般不與電視臺、報紙雜志等宣傳媒體直接接觸，而是通過廣告公司進行中介，如何收集并保留相關的廣告宣傳證據，也是應當認真考慮的。

最后需要注意的是，申請人的子公司、分公司、關聯企業，以及涉案商標的被使用許可方等與涉案商標相關的使用、宣傳推廣、市場信息等資料，都是可以向法庭提交的證據。

 

四．結語　　　　　　　　　　　　　　　

與行政程序認定馳名商標相比，司法認定馳名商標具有程序簡便、認定時間短等特點，配合商標維權案件同時進行，具有較好的維權效果。相信隨著人民法院認定馳名商標審判經驗的不斷積累，企業的品牌戰略意識和知識產權保護意識的增強，馳名商標持有人的合法權益將得到更好的保護。